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侵权怎么主张!实用新型专利侵权抗辩几个要点

时间:2021-07-01 14:34:11

实用新型专利侵权抗辩几个要点

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来源:IPRdaily中文网(iprdaily.cn)

作者:赵宇 赵丽君

原标题:实用新型专利侵权抗辩几个要点

应对实用新型专利侵权纠纷,需要结合案件具体情况给出对应策略,本文从作者经办的武汉中级人民法院审理的一件实用新型专利侵权案件,从被控侵权人的角度阐述实用新型专利侵权纠纷抗辩的几个要点,抛砖引玉,也希望引发各位读者的思考,欢迎交流探讨。

实用新型专利又叫“小专利”。与发明专利相比,实用新型专利具有授权快、年费低的特点,受到专利申请人的青睐。我国实用新型专利的数量日益增多,因侵犯实用新型专利而引发的纠纷也日益增多。为了更好地处理专利侵权纠纷,本文分析了武汉市中级人民法院审理的一起实用新型专利侵权案件,[案件编号。(2019)鄂01民初字第5160号]本文从被控侵权人的角度阐述了实用新型专利侵权纠纷抗辩的几个要点,希望引起读者思考。欢迎交流讨论。

一、从侵权的角度看,禁止反悔原则的适用——

在专利授权实践中,专利申请人可以通过限制专利权利要求或说明书来快速获得授权,但在侵权诉讼中,他试图通过等同侵权将被放弃的技术方案重新纳入专利权的保护范围。为了权衡专利申请人的利弊,这种情况在法律上是不受保护的,即通过缩小专利权的保护范围,权利人已经获得了加速专利权占有的利益。在以后的专利诉讼中不可能将被放弃的技术方案纳入专利权的保护范围,让专利权人“两全其美”。因此,我们必须注意原告的专利技术方案能否得到法律的支持。

二、从权利基础入手,找寻实用新型专利权利不稳定的证据,撼动请求权基础,从根源上化解专利侵权难题

(一)提出专利无效是抗辩的第一选择

业内人士都很清楚,如果发生专利侵权诉讼,有80%的几率无效,因为无效是一种破坏权利基础的行为,即质疑提起诉讼的权利基础的有效性或稳定性。专利权一旦无效成功,提起诉讼的权利基础也就相应地不复存在,原告也就没有了请求权基础,相当于割底胜诉。

注:(2019)E 01民初5160号案,经过两次庭审,被告以现有技术权利要求保护范围不确定为由进行了艰难的抗辩,但最终因无效宣告胜诉而胜诉。

(二)权利要求保护范围不清楚

《专利法》第26条第4款规定“权利要求书应当以说明书为基础,明确而简要地界定专利保护的范围。”根据法律规定,专利权的保护范围应当明确。如果实用新型专利权的专利权利要求表述存在明显瑕疵,并且不能结合专利说明书、附图、该领域的公知常识以及相关现有技术确定权利要求中技术术语的具体含义,导致专利权保护范围明显不明确的,则无法与被指控的侵权技术方案进行实质性侵权比较,因此不能认定被指控的侵权技术方案构成侵权。

三、现有技术抗辩

现有技术抗辩,又称驰名技术抗辩,是指在专利侵权诉讼中,被控侵权人在原告专利申请日之前证明自己正在实施与该驰名技术相同或者相当的技术,以规避侵权责任。它是被控侵权人维护自身合法权益的一种应对措施。

专利法第六十七条:在专利侵权纠纷中,被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者设计的,不构成侵犯专利权。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第14条规定:被控属于专利保护范围的技术特征全部与现有技术方案中相应的技术特征相同或者无实质区别的,人民法院应当认定被控侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。被指控的侵权外观设计与现有外观设计相同或者无实质区别的,人民法院应当认定被指控的侵权人实施的外观设计属于专利法第六十二条规定的现有外观设计。

本案((2019)鄂01民初字第5160号)被告采用了先有技术

将自有专利的技术特征与公知常识或惯用手段进行梳理和结合,并与原告的实用新型专利的技术特征进行如下比较.

根据相关法律法规、司法实践,被诉技术方案是现有技术中公知常识的简单组合,被告的现有技术抗辩成立。

四、合法来源抗辩

专利法第七十七条规定:“使用、许诺销售或者销售自己不知道的专利侵权产品,是未经专利权人许可,以生产经营为目的制造销售的,并且能够证明该产品的合法来源的,不承担赔偿责任。”

五、若实质上确有侵权之嫌疑,则开展数额之辩,即从赔偿数额上尽可能减轻侵权所带来的不利后果

(一)从被告实际获利的层面出发,对原告提出的高额索赔进行抗辩

相关的案例代理词表示为:

假设侵权成立,原告索赔100万是没有根据的。相反,被告证明涉案项目毛利为7%,毛利约20万元。扣除被告专利至少一半的出资后,被告从涉案专利中获利不超过10万元。

此外,本节的讨论假设侵权行为是由法院确定的。侵权行为不成立的,不构成被告承认侵权。

首先,原告主张选择适用的法定赔偿金额,不符合法定赔偿的适用顺序。

新修订的《专利法》第七十一条第一款规定,侵犯专利权的赔偿数额,根据权利人因侵权所受的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定;权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照专利许可费的倍数合理确定。故意侵犯专利权,情节严重的,赔偿金额可以按照上述方法确定的金额的一倍至五倍确定。(为了增强文章的可读性,本文引用了新修订的专利法)

根据法律规定,专利侵权的赔偿按照原告的损害或被告的利润、法律赔偿的顺序确定。在原告涉案项目无证据受损的情况下,应考虑被告的利益,不应直接跳过法律赔偿。

此外,还可以引用间接证据,比如同行业上市公司的毛利率,哪个是行业内表现最好的公司,以此来证明被告的盈利空间。原告认为被告的会计核算不客观的,可以请求法院选择审计或者评估机构为被告盈利进行会计核算和审计。

(二)从专利对于侵权产品利润的贡献度角度出发,专利对于被告获利的贡献是非常有限的,约为_____%,从而减少侵权赔偿数额。

根据所涉及的专利说明书对发明的有益效果的记载,将侵权产品的利润全部归属于所涉及的专利是不合适的,所涉及的专利对侵权产品利润的贡献只有_ _ _ _%。

实际案例“代理意见”表述如下:对于涉案项目,被告作为我公司在行业内技术领先,被选定为标准参与单位,其自身专利对涉案产品的贡献也很大(不少于50%),因此不证明涉案项目涉及专利的贡献小于50%。即使按照前面提到的20万元利润总额计算,涉及的专利最多也就一半,也就是不超过10万元。

结语

处理实用新型专利侵权纠纷,需要根据案件的具体情况给出相应的策略,可以从涉案专利授权年限、专利许可费、实用新型专利侵权损害及创新程度、专利评估报告、侵权性质及情节、侵权人主观心态、侵权产品销量及单价、侵权规模及范围、侵权性质、相关行业利润等方面进行分析和阐述。从而为被告或被控侵权人争取最大的利益保护。

来源:IPRdaily中文网(iprdaily.cn)

作者:赵宇 赵丽君

编辑:IPRdaily王颖 校对:IPRdaily纵横君